Договор отчуждения ноу-хау

Примерная форма договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

г. [ место заключения договора ]

[ дата заключения договора ]

[ Обладатель исключительного права на ноу-хау ], именуемый в дальнейшем «Правообладатель», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с одной стороны и

[ Наименование ], именуемый в дальнейшем «Приобретатель», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Правообладатель передает (обязуется передать) Приобретателю принадлежащее ему исключительное право на секрет производства (ноу-хау) в полном объеме.

1.2. Объектом по настоящему договору является [ указать сведения, составляющие коммерческую ценность ].

2. Права и обязанности Сторон

2.1. По настоящему договору Приобретателю передается исключительное право использовать секрет производства любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

2.2. Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю предусмотренное пунктом 3.1. настоящего договора вознаграждение.

2.3. Правообладатель, передавший исключительное право на секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

3. Цена договора

3.1. За отчуждение исключительного права на секрет производства Приобретатель выплачивает Правообладателю вознаграждение в размере [ сумма цифрами и прописью ].

3.2. Выплата вознаграждения производится путем [ вписать нужное ] не позднее [ срок ] с момента заключения настоящего договора.

4. Ответственность по договору

4.1. При существенном нарушении Приобретателем обязанности выплатить Правообладателю в установленный настоящим договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на ноу-хау Правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.

5. Заключительные положения

5.1. Исключительное право на секрет производства переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент заключения настоящего договора.

5.2. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания.

5.4. Настоящий договор подписан в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой из Сторон.

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор отчуждения ноу-хау

Утверждено
Распоряжением ОАО «РЖД»
от 7 августа 2009 г. N 1682р

ДОГОВОР
об отчуждении исключительного права на секрет
производства (ноу-хау) (примерная форма)

г. _________ «__» ____________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
[(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица
и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)]
именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице __________________________
_______________________________________________, действующего на основании
[(должность, Ф.И.О. — полностью)]
___________________________________________________________________________
[(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение Договора,
например: устав, доверенность от «__» ________ г. N ___)]
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице
________________________________________________, действующего на основании
[(должность, Ф.И.О. — полностью)]
___________________________________________________________________________
[(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение Договора,
например: устав, доверенность от «__» _______ г. N ___)]
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Правообладатель за вознаграждение, определенное в пункте 3.1 настоящего Договора, обязуется передать Приобретателю в полном объеме исключительное право на секрет производства (ноу-хау) «________________» (далее — Секрет производства) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Перечень документации, содержащей Секрет производства, определен в приложении N 1 к настоящему Договору.
1.2. Настоящим Правообладатель подтверждает, что является обладателем исключительного права на Секрет производства в полном объеме и не существует никаких обстоятельств, препятствующих заключению и исполнению настоящего Договора.

2. Обязательства Сторон

2.1. Срок действия исключительного права на Секрет производства _________. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность Секрета производства до прекращения действия исключительного права на Секрет производства.
2.2. Правообладатель передает Приобретателю документацию согласно приложению N 1 к настоящему Договору по соответствующему акту приема-передачи в течение _____________ (____) дней с даты заключения настоящего Договора.
Если Приобретатель при передаче или в течение _____________ (____) дней после получения им документации согласно приложению N 1 к настоящему Договору установит ее неполноту или несоответствие установленным настоящим Договором требованиям, Правообладатель обязан в течение _____________ (____) календарных дней после поступления письменного запроса Приобретателя передать ему недостающую документацию. В данном случае датой передачи документации будет считаться дата получения Приобретателем всего перечня документации, которая фиксируется в акте приема-передачи, указанном в настоящем пункте, после передачи оставшейся документации.
2.3. С момента поступления на расчетный счет Правообладателя вознаграждения, определенного в пункте 3.1 настоящего Договора, а также подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, Приобретатель становится обладателем исключительного права на Секрет производства в полном объеме.
Правообладатель в течение _____________ (____) календарных дней с момента получения оплаты на расчетный счет направляет Приобретателю счет-фактуру.
2.4. В случае возникновения у Приобретателя необходимости в получении дополнительной информации, касающейся Секрета производства и/или его (ее) использования, в том числе при необходимости получения дополнительных разъяснений, Правообладатель обязуется незамедлительно предоставить Приобретателю всю имеющуюся у него информацию.
2.5 Правообладатель заявляет, что на момент подписания настоящего Договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены заключением настоящего Договора, и обязуется оградить Приобретателя от любого рода претензий, в том числе финансовых, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора.
2.6. Приобретатель обязуется известить Правообладателя о прекращении сохранения конфиденциальности Секрета производства не позднее чем за _____________ (____) дней до даты прекращения сохранения конфиденциальности.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего Договора составляет (___) рублей _____ копеек без НДС (НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
3.2. Приобретатель выплачивает Правообладателю на основании счета последнего 100% (Сто процентов) цены настоящего Договора в течение _____________ (____) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Правообладателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения Правообладателем условий о конфиденциальности в нарушение положений пункта 2.1 настоящего Договора, он обязуется выплатить Приобретателю штраф в размере _____________ (____), а также возместить в полном объеме убытки, причиненные последнему в результате такого нарушения.
[4.2. В случае нарушения Правообладателем положений пункта 2.4 настоящего Договора, он уплачивает Приобретателю штраф в размере _____________ (____) за каждое нарушение, а также обязуется возместить в полном объеме убытки последнего, которые возникли или могут возникнуть в результате такого нарушения.
4.3. В случае если нарушение Правообладателем условий пунктов 2.1 и 2.5 настоящего Договора повлекло невозможность использования Приобретателем Секрета производства, последний наряду с применением последствий, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Договора, вправе требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.
4.4. В случае нарушения срока передачи документации согласно пункту 2.2 настоящего Договора Правообладатель уплачивает Приобретателю неустойку в размере _____________ (____) от _____ за каждый день просрочки.]
4.5. В случае просрочки выплаты вознаграждения согласно пункту 3.2 настоящего Договора Приобретатель уплачивает Правообладателю неустойку в размере _____________ (____) от _______ за каждый день просрочки.
4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Уплата Правообладателем неустойки и возмещение убытков не освобождают его от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
5.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
5.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — три недели с даты ее получения.
6.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной
Стороной в ________________________________________________________________
[(указывается полное название судебного органа, в который
передается спорный вопрос для рассмотрения (арбитражный суд,
третейский суд).]

7. Заключительные положения

7.1. Изменение условий настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается.
7.2. В случае реорганизации Приобретателя его права и обязанности по настоящему Договору в полном объеме переходят к законному правопреемнику.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Договором.
7.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее чем за _____________ (____) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор заключен на срок, установленный пунктом 2.1 настоящего Договора, и вступает в силу с даты его подписания.
7.6. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах (по одному экземпляру каждой Стороне), каждый на _____-х листах, причем тексты имеют одинаковую юридическую силу.
7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение. Перечень конструкторской и технологической документации, содержащей Секрет производства.

8. Юридические адреса Сторон

Правообладатель: Приобретатель:
ИНН КПП Юридический адрес: Почтовый (фактический) адрес: Тел.: Факс: Расчетный счет: Банк: Корреспондентский счет: БИК ОКПО ОГРЮЛ ИНН КПП Юридический адрес: Почтовый (фактический) адрес: Тел.: Факс: Расчетный счет: Банк: Корреспондентский счет: БИК ОКПО ОГРЮЛ
От Правообладателя: ___________ От Приобретателя: ___________

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

ДОГОВОР N _____ об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

____________________ в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и ____________________ в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем «Приобретатель», с другой стороны, равно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что

б) на секрет производства (ноу-хау), являющийся предметом настоящего Договора, или отдельные его части не имеется охранных документов, и права Правообладателя не имеют государственной регистрации, им не поданы заявки на получение таких документов или регистрацию;

в) Приобретатель желает приобрести исключительные права на указанный секрет производства (ноу-хау) на условиях настоящего Договора, а с момента приобретения будет вправе использовать такой секрет производства (ноу-хау) по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

а также руководствуясь ст. 1468 Гражданского кодекса Российской Федерации, договорились о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ ДОГОВОРА

Следующие термины, используемые в настоящем Договоре, означают:

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации секрета производства (ноу-хау) или соблюдения каких-либо иных формальностей.

1.2. Материальный носитель ноу-хау предоставляется на _________________________.

Документация — описание, чертежи, черновые записи, связанные с созданием ноу-хау и необходимые для его использования. На документацию нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). Документация предоставляется одновременно с ноу-хау.

1.3. Момент перехода права на ноу-хау — право использования ноу-хау переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент заключения настоящего Договора. (Договором может быть предусмотрено иное.)

1.4. Правообладатель — законный владелец ноу-хау, ограничивший доступ к этой информации и установивший в отношении ее режим коммерческой тайны. Право Правообладателя подтверждается _________________________.

1.5. Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Режим конфиденциальности информации обеспечивается в соответствии со статьями 10, 11, 13 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

1.6. Срок действия прав Правообладателя составляет _____ лет. При этом с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на ноу-хау в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором вознаграждение.

2.2. Исключительное право на ноу-хау передается Правообладателем Приобретателю в полном объеме.

2.3. В целях идентификации ноу-хау к Договору прилагается экземпляр описания ноу-хау в форме файла на материальном носителе — _________________________.

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Сумма вознаграждения за приобретение исключительного права на ноу-хау составляет _____ (__________) рублей без НДС .

3.2. Вознаграждение за приобретение ноу-хау уплачивается в следующем порядке: _________________________.

3.3. Все расчеты по Договору производятся платежным поручением на указанный Правообладателем расчетный счет (п. 8.3 Договора). Обязательства Приобретателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Правообладателя (возможно установление иной даты признания обязательств по оплате исполненными).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Правообладатель вправе требовать с Приобретателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 1.3 Договора) Приобретатель вправе требовать с Правообладателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь ответственностью, предусмотренной ст. ст. 1253, 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

6.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. К Договору прилагаются:

— экземпляр ноу-хау (Приложение N 1);

8.3. Реквизиты и подписи Сторон:

По смыслу ст. 1467, 1230 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока стороны и иные лица сохраняют конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Стороны вправе согласовать любой срок для сохранения режима конфиденциальности в отношении ноу-хау.

На основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации при отчуждении ноу-хау реализация освобождается от налога на добавленную стоимость.

Составление договора о передаче ноу-хау

Любая интеллектуальная собственность нуждается в защите, для обеспечения которой не обойтись без потерь времени и финансовых затрат. Однако, не каждая идея, проект или секрет производства могут быть объектами патентования.

В тоже время, секрет производства (ноу-хау) в силу своей неизвестности третьим лицам может представлять значительную коммерческую ценность, поскольку предоставляет его владельцу монопольное использование на данную технологию.

В данной ситуации, защитить идею от несанкционированного использования возможно при введении режима коммерческой тайны на предприятии правообладателя в соответствии с требованиями ФЗ «О коммерческой тайне». Именно таким образом можно защитить идею или технологию, не прибегая к трудоёмкой и затратной процедуре патентования, что не единожды доказано на практике (пример: компания Coca-Cola). После введения режима коммерческой тайны на предприятии, технология автоматически признаётся действующим законодательством как ноу-хау.

Преимущества защиты ноу-хау

• Отсутствует предельный срок охраны, т.е. при соблюдении режима конфиденциальности правовая охрана технологии длиться неограниченно долго
• Нет необходимости оплачивать государственную пошлину
• Оперативность получения охраны

Специалисты компании GPG осуществляют подготовку всех необходимых документов по введению режима коммерческой тайны на предприятии «под ключ».

Составление договора о передаче ноу хау от 20 000 руб

Варианты сделки с ноу-хау

Договор отчуждения ноу-хау (ст.1468 ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

Лицензионный договор на передачу ноу-хау (ст. 1469 ГК РФ) о лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Особенности при заключении договора о передаче ноу-хау

Ввиду отсутствия устоявшейся практики применения указанных конструкций целесообразно максимально подробно прописать все аспекты сделки в договоре, например, передаваемые документы, срок действия договора, санкции за разглашение информации, порядок оплаты, информация, которая будет считаться конфиденциальной, порядке и сроках оплаты.

Едва ли учесть и должным образом зафиксировать в договоре все вышеуказанные особенности может неподготовленный человек. Да и обеспечить эффективные меры юридической защиты будет совсем не просто. Чтобы добиться качественного решения сложных и ответственных вопросов, потребуется глубокое знание действующего гражданского и антимонопольного законодательства и практики его применения. Специалисты компании GPG имеют необходимый опыт сопровождение сделок, объектом которых является ноу-хау, что позволяет защитить идеи и финансы клиента.

Регистрация ноу-хау в Роспатенте

Руководитель Управления правовой защиты, Патентный поверенный № 1947

Патентный поверенный № 1947. Более 17 лет юридической практики.

Ноу-Хау (know how) — техническая, организационная или коммерческая информация, которая имеет коммерческую ценность в связи с ее неизвестностью третьим лицам. Причем к информации, которая носит статус ноу-хау не должно быть свободного доступа. Обычно в отношении данного объекта собственности на предприятии, на котором он применяется, вводят режим коммерческой тайны.

Ноу-хау как альтернатива патентованию

Ноу-хау может быть применено как альтернатива патентованию изобретения. Однако, если получение патента подразумевает раскрытие сведений и их правовую защиту, то коммерческая тайна основывается на строгом неразглашении информации о разработке, поскольку, в случае распространения секретной информации защитить свою разработку будет уже невозможно. В отличие от патента для защиты ноу-хау не требуется регистрации и раскрытия информации о сущности решения.

В отличие от действия патента, права на ноу-хау сохраняются перед правообладателем до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность информации

Лицензионный договор о передаче Ноу-Хау с изобретателем

При заключении договора о передаче прав на ноу-хау применяются нормы законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, предусматривающих передачу интеллектуальной собственности.

Данный объект собственности может передаваться как с помощью заключения договора о передаче ноу-хау, так и в рамках лицензионного договора или договора франчайзинга.

Обратите внимание, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Роспатенте, однако если передача происходит в рамках других договоров и основным объектом сделки выступает иной объект собственности, например товарный знак, применяются общие принципы регистрации договоров.

Особенностью передачи прав на ноу-хау по лицензионному договору являются особые условия по продолжительности его действия: если в договоре не указан срок его действия, любая сторона договора вправе отказаться от его исполнения, предупредив вторую сторону не позднее, чем за 6 месяцев.

Опционный или предлицензионный договор заключается между правообладателем и приобретателем ноу-хау для предотвращения утраты прав на секрет производства.

Заключение договора о передаче ноу-хау сопровождается большим риском для обеих сторон сделки. При согласовании договора правообладатель должен в той или иной мере раскрыть перед приобретателем часть сведений, составляющих секрет производства, хотя гарантии последующего заключения договора отсутствуют. Приобретатель же рискует в той части, что правообладатель может разгласить сведения, составляющие секрет производства, что приведет к утрате его прав на ноу-хау или сведения, составляющие ноу-хау могут стать известными третьим лицам.

Эксперты нашего Патентного Бюро рекомендуют для снижения риска утраты прав на секрет производства заключать предварительный договор или, как его еще называют, опционный договор на ноу-хау, который позволит правообладателю передать часть информации о секрете производства и сохранить конфиденциальность.

Чем мы можем быть Вам полезными

Патентные поверенные и юристы нашего Бюро проведут подробную консультацию по защите Вашего секрета производства, а также помогут подготовить договоры о передаче ноу-хау и сопроводят сделку.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лина, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного нрава на секрет производства.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (ст. 1488 ГК РФ).

Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.

Договор об отчуждении исключительного права па товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации.

Как приобрести исключительное право на секрет производства (ноу-хау)

С.П. Рогожин, В.Ю. Перелыгин, А.Е. Большаков

Бывают ситуации, когда организации или индивидуальному предпринимателю может понадобиться получить доступ к секретной коммерчески значимой информации, которой обладает другое лицо. Цели для этого могут быть самыми разными: применить полученные сведения при производстве продукции, использовать информацию для повышения качества оказываемых услуг и т. д.

Зачастую такая информация выступает в роли охраняемого результата интеллектуальной деятельности – секрета производства (ноу-хау).

Договор об отчуждении исключительного права – один из двух основных способов получить возможность использовать секрет производства, исключительное право на который изначально принадлежит другому лицу – правообладателю. В отличие от второго способа (заключение лицензионного договора) организация (приобретатель) получает не конкретный набор правомочий, а исключительное право на ноу-хау в полном объеме.

Так, организация приобретает не только право использовать секрет производства одним или несколькими определенными способами (например, для изготовления компьютерной техники), но и право (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1466 ГК РФ):

• использовать ноу-хау любыми другими не противоречащими закону способами;
• разрешать или запрещать иным лицам использовать ноу-хау;
• распоряжаться исключительным правом на ноу-хау.

Статус обладателя исключительного права на секрет производства переходит от контрагента к приобретателю.

При заключении договора об отчуждении исключительного права на секрет производства необходимо:

Проверка наличия признаков ноу-хау

Перед тем как заключить договор об отчуждении исключительного права, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, исключительное право на который намерен получить приобретатель, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

• о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);
• о способах ведения профессиональной деятельности.

Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

В настоящий момент имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит приобретателя от споров и недопонимания с правообладателем.

Ранее (до 1 октября 2014 года) режим коммерческой тайны считался обязательным признаком секрета производства.

Новая редакция статьи 1465 Гражданского кодекса РФ смягчила требования к охране конфиденциальности ноу-хау (п. 142 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).

Теперь обладателю информации достаточно принимать разумные меры, направленные на сохранение сведений в секрете. В качестве одной из таких мер (но не в качестве обязательного признака ноу-хау) закон называет введение режима коммерческой тайны.

Вместе с тем, с практической точки зрения можно предположить, что суды при оценке разумности мер, принятых для сохранения конфиденциальности информации, продолжат ориентироваться на меры по охране коммерческой тайны. Поэтому до того момента, как сложится судебная практика в отношении новой редакции статьи 1465 Гражданского кодекса РФ, лучше все же обращать внимание на то, принимает ли предполагаемый контрагент меры по охране коммерческой тайны.

В таких ситуациях остается полагаться на гарантии контрагента относительно того, что им действительно соблюдены все требования к сведениям, составляющим секрет производства.

Однако при этом всегда есть следующий риск: после заключения договора об отчуждении исключительного права может выясниться, что правообладатель передал право на объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что закон не позволял сторонам оформить отношения с помощью договора об отчуждении исключительного права.

Впрочем, в этом случае приобретателю, скорее всего, удастся защитить свои интересы: добиться признания договора незаключенным и (или) потребовать возвратить уплаченное вознаграждение.

А если награда еще не перечислена, приобретатель сможет отказаться ее выплачивать. В такой ситуации правообладатель вряд ли сможет взыскать с приобретателя задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет правообладателю в удовлетворении требования.

Однако факт того, что суд признает договор об отчуждении исключительного права незаключенным, приведет и к негативным для приобретателя последствиям.

Во-первых, приобретатель не получит результат, которого он намеревался достигнуть в процессе использования ноу-хау. Например, не сможет применить секретную технологию производства продукции в силу того, что на самом деле технология оказалась известной для третьих лиц.

Во-вторых, возникнет риск того, что правообладатель потребует оплатить услуги по предоставлению информации. Аргументация правообладателя может быть следующей: несмотря на незаключенность договора об отчуждении исключительного права, организация все же передала сведения, имеющие определенную коммерческую ценность. Следовательно, организация фактически оказала услуги, которые их получатель должен оплатить.

Не факт, что в случае спора суд согласится с такой аргументаций и обяжет приобретателя оплатить услуги. Однако уже само по себе наличие судебных разбирательств можно расценить как негативное последствие.

Проверка наличия исключительного права у контрагента

Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, стоит удостовериться в том, что предполагаемому контрагенту принадлежит исключительное право на ноу-хау. Также целесообразно удостовериться, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями исключительного права на этот же секрет производства (п. 2 ст. 1229 ГК РФ).

Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры с третьими лицами (правообладателями), без разрешения которых приобретатель был не вправе использовать ноу-хау.

Чтобы обезопасить себя от таких споров, необходимо запросить у предполагаемого контрагента правоустанавливающие документы (их копии), то есть документы, на основании которых контрагент стал обладателем исключительного права на секрет производства. Не нужно делать это лишь в случае, когда приобретатель заключает договор с первоначальным правообладателем – физическим лицом, создавшим ноу-хау.

У непосредственного создателя ноу-хау исключительное право возникает в силу закона (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Никаких правоустанавливающих документов для этого не требуется.

Следовательно, чтобы убедиться в том, что создатель секрета производства обладает исключительным правом на него, какие-либо договоры, свидетельства и иные правоустанавливающие документы приобретателю запрашивать не нужно.

Единственное, чего можно потребовать от правообладателя в такой ситуации, – доказательства того, что тот действительно создал секрет производства только своим творческим трудом. В роли таких доказательств могут выступать рукописи, чертежи, наброски и т. д.

Как правило, в качестве правоустанавливающего документа выступает договор об отчуждении исключительного права, по которому контрагент приобрел исключительное право у первоначального правообладателя – физического лица (см., например, постановление ФАС Центрального округа от 16 апреля 2013 г. по делу № А62-5550/2012). Впрочем, в роли правообладателя, передавшего контрагенту исключительное право на ноу-хау, может выступать и юридическое лицо (если до этого оно получило исключительное право на законных основаниях).

При анализе договора об отчуждении исключительного права особое внимание имеет смысл обратить на положения о том, с какого момента такое право переходит к контрагенту.

Во-первых, договор об отчуждении исключительного права может предусматривать, что это право переходит к приобретателю через определенный промежуток времени с момента заключения договора (например, через неделю, месяц и т. д.). Если такой срок еще не наступил, приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Во-вторых, договор может устанавливать, что исключительное право переходит к приобретателю на основании акта приема-передачи, который имеет правопорождающее (а не правоподтверждающее) значение.

Если стороны договора не составили и не подписали такой акт, формально приобретатель не считается обладателем исключительного права на произведение.

Бывает и так, что контрагент становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности его сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации в качестве правоустанавливающего документа вместо договора об отчуждении исключительного права может выступать иной гражданско-правовой договор либо трудовой договор. Задача приобретателя – убедиться, действительно ли по такому договору к контрагенту перешло исключительное право на ноу-хау.

На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

В сложившейся ситуации организации, намеренной передать исключительное право приобретателю, нужно:

• сначала заключить с сотрудником (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
• заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

• либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;
• либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.

В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной передать исключительное право приобретателю, нужно:

• сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, выступив в роли приобретателя, а уже затем
• заключить договор об отчуждении исключительного права с лицом, которому планировалось передать это право (предполагаемым приобретателем).

Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе передать его приобретателю.

Риски при заключении договора

Приобретателю важно проанализировать негативные последствия, которые могут возникнуть в случае заключения договора об отчуждении исключительного права. Основных рисков два:

1) неправомерное раскрытие ноу-хау;

2) неэффективность применения ноу-хау на предприятии приобретателя.

Риск неправомерного раскрытия (разглашения) правообладателем информации, составляющей секрет производства, заключается в следующем: если после передачи исключительного права приобретателю контрагент предоставит информацию о ноу-хау третьим лицам, исключительное право прекратится (ст. 1467 ГК РФ). При этом информация потеряет свою коммерческую ценность, что нарушит интересы приобретателя. Например, если контрагент (бывший правообладатель) разместит в сети Интернет для всеобщего обозрения предоставленные сведения о производстве автомобильных двигателей, бизнес приобретателя может серьезно пострадать (вплоть до отказа работать в сфере автомобилестроения).

Чтобы снизить риск наступления этих последствий, необходимо:

Еще один способ предотвратить негативные последствия (а при их наступлении – минимизировать убытки) – при согласовании условия об ответственности предусмотреть штрафную неустойку за неправомерное раскрытие ноу-хау. Причем целесообразно настоять на достаточно большом размере штрафа.

Если контрагент, передавший исключительное право на ноу-хау приобретателю, раскроет этот секрет производства, у приобретателя возникнет право потребовать возмещения убытков (ст. 15, п. 1 ст. 1472 ГК РФ).

Однако взыскать сумму убытков окажется непросто. В частности, приобретателю потребуется доказать факт нарушения обязательства контрагентом, факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между нарушением и убытками, размер убытков. По спорам, связанным с ноу-хау, это удается сделать крайне редко.

Если же договор будет предусматривать неустойку, то приобретателю нужно будет доказать лишь факт неправомерного раскрытия сведений контрагентом (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Причем, если тот попытается добиться снижения неустойки, приобретателю имеет смысл сослаться на существенные негативные последствия нарушения.

Если неустойка будет штрафной, приобретатель сохранит за собой право взыскать с нарушителя убытки в полном объеме.

«В случае если Правообладатель раскроет информацию, составляющую Секрет производства, путем доведения ее до третьих лиц в нарушение введенного режима коммерческой тайны, он уплачивает Приобретателю неустойку (штраф) в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. Неустойка имеет штрафной характер: убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки».

Проверка эффективности ноу-хау

Заключая договор об отчуждении исключительного права, приобретатель, как правило, рассчитывает получить конкретный материальный результат, созданный с применением ноу-хау (например, произвести продукцию, построить здание и т. д.). Если окажется, что ноу-хау имеет лишь потенциальную (а не действительную) ценность, то пропадет смысл заключать договор.

Чтобы в максимальной степени обезопасить себя от возможной неэффективности секрета производства, имеет смысл убедиться в реальной коммерческой ценности ноу-хау. Для этого целесообразно совершить следующие действия.

1. Удостовериться в том, что сам правообладатель получил конкретный результат от использования ноу-хау. Например, можно потребовать от правообладателя предоставить экземпляр единицы продукции, произведенной с применением секрета производства.

Более того, с правообладателем можно заключить отдельный договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По этому договору правообладателю потребуется продемонстрировать использование секрета производства на практике и подтвердить его коммерческую ценность. Однако сами сведения, составляющие ноу-хау, правообладатель сохранит в тайне (до тех пор пока стороны не заключат договор об отчуждении исключительного права).

При этом правообладатель может попытаться настоять на том, чтобы приобретатель выплатил отдельное вознаграждение за ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. В такой ситуации приобретателю стоит сослаться на то, что в демонстрации использования ноу-хау заинтересованы обе стороны договора. Ведь в зависимости от того, заинтересуют ли предполагаемого приобретателя результаты применения секрета производства, будет решаться вопрос о заключении договора об отчуждении исключительного права. Следовательно, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не должен предусматривать условие о каком-либо вознаграждении.

2. Оценить и проверить применимость ноу-хау на предприятии приобретателя. Другими словами, приобретателю стоит проанализировать, располагает ли он всеми необходимыми ресурсами для практического использования ноу-хау.

Один из способов провести такую оценку – обратиться за помощью к специалистам организации-правообладателя. В частности, с правообладателем можно заключить отдельный договор возмездного оказания услуг, по которому правообладатель будет должен:

• сделать заключение о том, возможно ли использовать ноу-хау на предприятии приобретателя;
• дать практические советы в отношении того, какое оборудование и (или) какие иные ресурсы потребуются приобретателю, чтобы получить ожидаемый результат в процессе использования ноу-хау.

Договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау необходимо заключить в простой письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Такой вывод следует из пункта 2 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ.

Договор, письменная форма которого не соблюдена, скорее всего, будет считаться оспоримой сделкой. Это значит, что в ряде случаев правообладатель либо третье лицо будет вправе обратиться в суд с требованием о признании договора недействительным (п. 2 ст. 166 ГК РФ).

В то же время стороны вправе предусмотреть, что договор требует нотариального удостоверения (подп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ). Такое условие может помочь правообладателю защитить свои интересы. Однако при включении этого условия в договор необходимо понимать, что несоблюдение нотариальной формы повлечет негативные последствия.

Последствия того, что нотариус не удостоверил договор об отчуждении исключительного права, могут быть разными. В частности, сложно заранее предугадать, какое именно решение в случае спора примет суд:

• признает договор незаключенным (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ);
• укажет на ничтожность сделки (п. 3 ст. 163 ГК РФ);
• посчитает договор заключенным и действительным в связи с тем, что одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется от ее нотариального удостоверения (п. 1 ст. 165 ГК РФ). При этом «уклоняющаяся» сторона должна будет возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в оформлении договора (п. 3 ст. 165 ГК РФ).

Вместе с тем, каждого из перечисленных последствий можно избежать, если вовремя удостоверить договор у нотариуса.

С 1 октября 2014 года сами по себе договоры об отчуждении исключительного права не подлежат государственной регистрации (подп. «а» п. 6 ст. 3, ч. 1 ст. 7 Закона № 35-ФЗ).

Зарегистрировать может потребоваться факт перехода (отчуждения) исключительного права (абз. 2 п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

Случаи, когда необходима регистрация такого факта, совпадают со случаями, при которых до 1 октября 2014 года требовалось регистрировать договор об отчуждении исключительного права. А именно: регистрация нужна, если госрегистрации подлежит объект интеллектуальной собственности, в отношении которого заключают договор (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о регистрации ноу-хау. Не требуется регистрировать информацию, составляющую секрет производства, и по Федеральному закону от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне). Следовательно, переход исключительного права на ноу-хау регистрировать не нужно.

Предмет договора

В договоре необходимо указать секрет производства, исключительное право на который приобретатель намерен получить у правообладателя (п. 1 ст. 1234, п. 1 ст. 1468 ГК РФ).

Если этого не сделать, договор будет считаться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»).

В то же время важно сформулировать условие о предмете таким образом, чтобы не раскрыть раньше времени информацию, составляющую секрет производства.

Следовательно, сторонам необходимо максимально полно описать содержание ноу-хау, но не раскрывая при этом конфиденциальную информацию.

«Секрет производства (ноу-хау), исключительное право на который передается по настоящему договору, представляет собой совокупность сведений в области технологии производства компьютерного оборудования на основе процессора «Альфа 717-1», которые содержатся в технологической и иной документации Правообладателя и в отношении которых Правообладателем введен режим коммерческой тайны».

Обязанности правообладателя

Приобретателю важно согласовать, какие действия должен будет совершить правообладатель в процессе исполнения договора.

Во-первых, нужно конкретизировать обязанности, прямо установленные законом:

Во-вторых, имеет смысл предусмотреть дополнительные обязанности правообладателя, то есть те, которые закон прямо не устанавливает.

Прежде всего стоит попытаться закрепить в договоре обязанность правообладателя гарантировать получение конкретного результата в процессе использования ноу-хау. Согласованию такого условия необходимо уделить особое внимание.

Кроме того, приобретатель может включить в договор обязанность правообладателя оказывать помощь в процессе использования ноу-хау, а именно:

• выбирать и (или) устанавливать подходящее оборудование;
• осваивать производство на предприятии приобретателя;
• обучать персонал приобретателя методам и приемам работы с ноу-хау.

Однако приобретателю необходимо проанализировать, действительно ли он нуждается в дополнительных обязательствах по оказанию помощи, и внимательно подойти к согласованию их объема. При включении таких обязанностей в текст соглашения нужно исходить из того, что стороны заключают смешанный договор, содержащий элементы не только договора об отчуждении исключительного права, но и других договорных конструкций – договора возмездного оказания услуг, договора подряда и т. д. (в зависимости от характера дополнительных обязанностей правообладателя). Это означает, что сторонам нужно согласовать не только условия договора об отчуждении исключительного права, но и условия, свойственные иным договорам. Подробнее об этом см.:

Обязанность передать исключительное право на ноу-хау

Эта обязанность является основной, однако в законе нет четкого указания на то, что именно должен сделать правообладатель. Поэтому в договоре нужно:

• установить срок исполнения такой обязанности и подобрать правильную формулировку договорного условия;
• согласовать перечень документов и (или) материальных объектов, содержащих предоставляемые сведения, и установить порядок их передачи приобретателю. Если правообладатель не передаст эти документы (иные носители информации), договор не будет исполнен.

Считается, что сама по себе передача исключительного права не требует от правообладателя совершать какие-либо дополнительные действия (в отличие, например, от договора купли-продажи, где продавец чаще всего должен передать конкретную вещь). Другими словами, наступление момента, в который правообладатель должен передать исключительное право, – это и есть свидетельство того, что приобретатель соответствующее право получил.

Однако иногда факт отчуждения исключительного права предполагает передачу приобретателю каких-либо материальных объектов (документов, оптических дисков и т. д.). Договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау – как раз такой случай.

Если правообладатель не передаст необходимые сведения (которые, как правило, содержатся в документации и иных материальных носителях), приобретатель не сможет использовать секрет производства должным образом.

Следовательно, обязанность передать исключительное право на ноу-хау тесно связана с обязанностью по передаче приобретателю материальных объектов.

В договоре достаточно указать лишь примерный перечень передаваемых носителей информации. Главное – закрепить, что на таких носителях будут содержаться все сведения, необходимые для использования ноу-хау.

Конкретный перечень передаваемых материальных носителей на момент оформления отношений может быть неизвестен. К тому же правообладатель может отказаться указывать конкретные носители (документы) в тексте договора в связи с тем, что это нарушит конфиденциальность информации.

«Правообладатель обязан передать Приобретателю всю технологическую и иную документацию, содержащую сведения в области технологии производства компьютерного оборудования на основе процессора «Альфа 717-1″».

Имеет смысл предусмотреть срок передачи материальных объектов. Такой срок может превышать срок передачи исключительного права на ноу-хау. Например, стороны могут установить, что правообладатель передает исключительное право в момент заключения договора, а необходимые документы – через три дня после этого.

В то же время приобретателю нужно проследить, чтобы такой срок не был слишком большим. В противном случае (например, если срок передачи документов будет равен одному году) приобретатель не сможет использовать секрет производства в течение длительного промежутка времени.

«В течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего договора Правообладатель должен передать Приобретателю документы, указанные в пункте 2.3 договора».

• проставить гриф «Коммерческая тайна» на материальных носителях ноу-хау (оптических дисках, флеш-картах и т. д.);
• включить гриф «Коммерческая тайна» в состав реквизитов передаваемых документов.

Не помешает предусмотреть и обязанность сторон составить акт приема-передачи материальных объектов (при этом акт приема-передачи самого исключительного права на ноу-хау составлять необязательно). В акте нужно будет отразить детальный список всех переданных документов и иных носителей (в отличие от общего перечня, который указывают при заключении договора). Потребуется закрепить реквизиты каждого носителя и (или) признаки, позволяющие четко его идентифицировать (например, если передан оптический диск, в акте стоит указать его название, а также наименования и объем содержащихся на нем файлов).

Обязанность сохранять конфиденциальность ноу-хау

Правообладатель должен сохранять конфиденциальность секрета производства до того момента, как прекратится действие исключительного права на ноу-хау (п. 2 ст. 1468 ГК РФ). Таким моментом считается момент, с которого сведения, составляющие секрет производства, утрачивают свою конфиденциальность, то есть становятся доступными для третьих лиц (ст. 1467 ГК РФ).

Конкретизировать в договоре обязанность по сохранению конфиденциальности ноу-хау имеет смысл следующим образом:

• прямо предусмотреть обязанность правообладателя продолжить принимать меры по охране конфиденциальности информации;
• прямо прописать, что обязанность по сохранению конфиденциальности ноу-хау сохраняется не только до фактической передачи исключительного права приобретателю, но и до момента, пока секрет производства не станет доступным для третьих лиц.

Помимо этого приобретатель может попытаться предусмотреть за собой право проводить проверки в отношении того, действительно ли правообладатель принимает меры по охране конфиденциальности ноу-хау. В свою очередь, у правообладателя возникнет обязанность оказывать содействие при проведении приобретателем таких проверок. В частности, приобретатель может установить, что во время проверок правообладатель должен беспрепятственно предоставлять доступ к документам и материальным носителям, содержащим переданные сведения (например, для того чтобы приобретатель мог убедиться в наличии грифа «Коммерческая тайна»).

Обязанность гарантировать эффективность ноу-хау

Приобретатель заинтересован получить конкретный результат от применения ноу-хау, поэтому ему стоит настаивать на том, чтобы правообладатель предоставил гарантию эффективности секрета производства.

В то же время по закону сведения, составляющие секрет производства, не обязательно должны иметь действительную коммерческую ценность. Такая ценность может быть и потенциальной (п. 1 ст. 1465 ГК РФ). Следовательно, правообладатель может вообще не давать приобретателю никаких гарантий относительно эффективного применения ноу-хау на практике.

Однако формулировка о том, что правообладатель не отвечает за невозможность практического использования секрета производства, не будет соответствовать интересам приобретателя.

Оптимальный для приобретателя вариант – предусмотреть условие, согласно которому правообладатель гарантирует применение ноу-хау непосредственно на предприятии приобретателя.

Вместе с тем, нужно быть готовым к тому, что правообладатель откажется включать это условие в договор (особенно тогда, когда правообладатель не принимал участия в оценке и проверке применимости ноу-хау на предприятии приобретателя). В такой ситуации приобретателя может устроить формулировка о том, что правообладатель гарантирует достижение ожидаемого результата (например, производство продукции) в случае, если приобретатель будет соблюдать конкретные требования: инструкции, правила, регламенты. Однако при выборе этой формулировки нужно понимать: если правообладатель передаст все необходимые документы, а приобретатель не будет ими руководствоваться, впоследствии приобретателю вряд ли удастся обвинить правообладателя в нарушении предоставленных гарантий.